[经验与心情] 专利过程中的修改

2010-9-26 21:22
353910
代理实务考试中必考对权利要求的修改,为了大家更好的理解掌握,将自己的一些总结和心得与大家分享

专利法第33条的规定只是所有修改需满足的最低要求

实质审查中的修改
一、主动修改
    即符合专利法第33条的修改
  专利法第33条允许的修改
1、对权利要求书的修改
(1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。
(2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。
(3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。
(4)删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷。
(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。
(6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。
(7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。
2、对说明书及其摘要的修改
允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。
(1)修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来。
(2)修改发明所属技术领域。该技术领域是指该发明在国际专利分类表中的分类位置所反映的技术领域。
(3)修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。
(4)修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。
(5)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。
(6)修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。
(7)修改附图说明。
(8)修改最佳实施方式或者实施例。
(9)修改附图。
(10)修改摘要。
(11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。
  专利法第33条不允许的修改
1、不允许的增加
(1)将某些不能从原说明书(包括附图) 和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。
(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图) 和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。
(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。
(4)引入原申请文件中未提及的附加组分,导致出现原申请没有的特殊效果。
(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。
(6)补入实验数据以说明发明的有益效果,和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。
(7)增补原说明书中未提及的附图,一般是不允许的;如果增补背景技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图,则应当允许。
2、不允许的改变
(1)改变权利要求中的技术特征,超出了原权利要求书和说明书记载的范围。
(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。
(3)将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。
(4)改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
3、不允许的删除
(1)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。
(2)从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
(3)如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃” 的方式,从上述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃” 的数值时,本发明不可能实施,或者该特征取经“放弃” 后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。

二、被动修改(细则51条第3款)
1、修改的方式不符合细则第五十一条第三款的规定,但满足以下三个条件:
(1)满足专利法第三十三条的规定,(2)消除了原申请文件存在的缺陷,(3)具有被授权的前景。
2、在下述情况下,即使符合专利法第33条的规定,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接受。
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

复审中的修改
1、修改时机
在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书) 或者参加口头审理时
2、修改原则
符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。
根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定,复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定:
(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

无效中的修改
4.2无效宣告理由的增加
(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的,应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明;否则,专利复审委员会不予考虑。
(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的, 专利复审委员会一般不予考虑, 但下列情形除外:
(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求,在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的;
(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。

4.3举证期限
4.3.1请求人举证
(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,专利复审委员会不予考虑。
(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:
(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;
(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。
(3) 请求人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。
4.3.2专利权人举证
专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据,但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充。
专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。
专利权人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。
专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专利复审委员会不予考虑。
    4.3.3延期举证
对于有证据表明因无法克服的困难在本章第4.3.1节和第4.3.2节所述期限内不能提交的证据,当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。不允许延期提交明显不公平的,专利复审委员会应当允许延期提交。

4.6无效宣告程序中专利文件的修改
4.6.1修改原则
发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。
4.6.2修改方式
在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。
权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。
权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下,所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改。
技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。
4.6.3修改方式的限制
在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
仅在下列三种情形的答复期限内,专利权人可以以合并的方式修改权利要求书:
(1) 针对无效宣告请求书。
(2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
(3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。
分享到 :
0 人收藏

10 个回复

倒序浏览
aquascutum  注册会员 | 2010-9-26 21:31:35

Re:专利过程中的修改

好帖子,受益匪浅
广告位说明
jiazi  注册会员 | 2010-9-26 22:56:28

Re:专利过程中的修改

谢谢!
chaojr  新手上路 | 2010-9-26 23:20:26

Re:专利过程中的修改

很高兴能对大家有些许帮助,谢谢!
舒天  新手上路 | 2010-9-28 17:16:11

Re:专利过程中的修改

谢谢!
的了撒  新手上路 | 2010-9-28 21:09:25

Re:专利过程中的修改

请教:
chaojr  新手上路 | 2010-9-29 00:14:03

Re:专利过程中的修改

如果应审查员的要求,为了克服独权缺乏新颖性、创造性的缺陷,可以增加技术特征作为新的独权,也可以增加与原来保护的主题具有单一性的技术内容作为独权,这都属于被动增加,是允许的;修改中在审查员没有要求的情况下,增加独权或从权,这属于主动增加,是不允许的。
cww851112  新手上路 | 2010-9-29 22:49:10

Re:专利过程中的修改

楼主辛苦了。
我今天也在总结这个东西。
谢谢分享
小九  专利工程师/助理 | 2010-9-30 05:10:26

Re:专利过程中的修改

说说主动修改这部分,楼主总结的允许的方式太少了,下面这些都是主动修改时允许进行的,好像楼主没写进去啊:
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
chaojr wrote:
代理实务考试中必考对权利要求的修改,为了大家更好的理解掌握,将自己的一些总结和心得与大家分享

专利法第33条的规定只是所有修改需满足的最低要求

实质审查中的修改
一、主动修改
    即符合专利法第33条的修改
  专利法第33条允许的修改
1、对权利要求书的修改
(1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。
(2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。
(3)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。
(4)删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷。
(5)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。
(6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。
(7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。
2、对说明书及其摘要的修改
允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。
(1)修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来。
(2)修改发明所属技术领域。该技术领域是指该发明在国际专利分类表中的分类位置所反映的技术领域。
(3)修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。
(4)修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。
(5)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。
(6)修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。
(7)修改附图说明。
(8)修改最佳实施方式或者实施例。
(9)修改附图。
(10)修改摘要。
(11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。
  专利法第33条不允许的修改
1、不允许的增加
(1)将某些不能从原说明书(包括附图) 和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。
(2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图) 和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。
(3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。
(4)引入原申请文件中未提及的附加组分,导致出现原申请没有的特殊效果。
(5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。
(6)补入实验数据以说明发明的有益效果,和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。
(7)增补原说明书中未提及的附图,一般是不允许的;如果增补背景技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图,则应当允许。
2、不允许的改变
(1)改变权利要求中的技术特征,超出了原权利要求书和说明书记载的范围。
(2)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。
(3)将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。
(4)改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
3、不允许的删除
(1)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。
(2)从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
(3)如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃” 的方式,从上述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃” 的数值时,本发明不可能实施,或者该特征取经“放弃” 后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。

二、被动修改(细则51条第3款)
1、修改的方式不符合细则第五十一条第三款的规定,但满足以下三个条件:
(1)满足专利法第三十三条的规定,(2)消除了原申请文件存在的缺陷,(3)具有被授权的前景。
2、在下述情况下,即使符合专利法第33条的规定,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接受。
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

复审中的修改
1、修改时机
在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书) 或者参加口头审理时
2、修改原则
符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。
根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定,复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定:
(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

无效中的修改
4.2无效宣告理由的增加
(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的,应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明;否则,专利复审委员会不予考虑。
(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的, 专利复审委员会一般不予考虑, 但下列情形除外:
(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求,在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由,并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的;
(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。

4.3举证期限
4.3.1请求人举证
(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的,应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由,否则,专利复审委员会不予考虑。
(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的,专利复审委员会一般不予考虑,但下列情形除外:
(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证,请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的;
(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据,并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。
(3) 请求人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。
4.3.2专利权人举证
专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据,但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据,可以在口头审理辩论终结前补充。
专利权人提交或者补充证据的,应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。
专利权人提交的证据是外文的,提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。
专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的,专利复审委员会不予考虑。
    4.3.3延期举证
对于有证据表明因无法克服的困难在本章第4.3.1节和第4.3.2节所述期限内不能提交的证据,当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。不允许延期提交明显不公平的,专利复审委员会应当允许延期提交。

4.6无效宣告程序中专利文件的修改
4.6.1修改原则
发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。
4.6.2修改方式
在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。
权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。
权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下,所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改。
技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。
4.6.3修改方式的限制
在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
仅在下列三种情形的答复期限内,专利权人可以以合并的方式修改权利要求书:
(1) 针对无效宣告请求书。
(2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
(3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。
五瓣丁香BBG  注册会员 | 2010-9-30 06:33:44

Re:专利过程中的修改

学习了
谢谢lz
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|( 冀ICP备05010901号 )|博派知识产权

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2016 Comsenz Inc.

返回顶部