[实务/流程] 提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

2008-2-28 21:32
1699955
honglu  专利工程师/助理 | 2008-3-2 04:29:40

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

小可已经把问题回答了.LZ.
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东莞彪哥  认证会员 | 2008-3-2 06:00:55

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

tigerxfh wrote:
在提实审时,是否可扩大独立权利要求?即原权利要求书中多了一个非必要技术特征,删去后将导致权利要求范围的扩大.这样的修改是否会被审查员认为超出了法33条的规定?
请高手指点

楼主问的是“是否会被审查员认为超出了法33条的规定”,其实涉及的二个问题:一是是否符合A33的规定,二是是否应当被审查员接受。

判断是否符合A33规定的唯一标准是原始权利要求和说明书公开的范围,和该修改导致权利要求保护范围扩大与否无关。

楼主的情况还要结合具体案情来判断,以下二种情况应当认定符合A33的规定:
1、说明书中明确公开了删除该技术特征后的技术方案的实施方式;
2、结合说明书,删除该技术特征后的技术方案可以实施是显而易见的。

楼主说的是依R51.1进行的修改,如查符合A33的规定,就算是保扩大了保护范围,审查员也应当接受。
如果是依R51.3进行的修改,未安通知书要求,又导致保护范围扩大的,即便是符合A33的规定,也一定不会被接受。(参见指南第二部分第八章5.2)
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twiti  新手上路 | 2008-3-2 07:13:16

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

感觉第2种情况有点牵强
现在实审对33条把握偏严,如果方案没有记载,且删除的又是非必要技术特征,同时删除了还可以实施,只要技术方案没有明确记载,被认定超范围的可能性还是很大的
东莞彪哥 wrote:
楼主问的是“是否会被审查员认为超出了法33条的规定”,其实涉及的二个问题:一是是否符合A33的规定,二是是否应当被审查员接受。

判断是否符合A33规定的唯一标准是原始权利要求和说明书公开的范围,和该修改导致权利要求保护范围扩大与否无关。

楼主的情况还要结合具体案情来判断,以下二种情况应当认定符合A33的规定:
1、说明书中明确公开了删除该技术特征后的技术方案的实施方式;
2、结合说明书,删除该技术特征后的技术方案可以实施是显而易见的。

楼主说的是依R51.1进行的修改,如查符合A33的规定,就算是保扩大了保护范围,审查员也应当接受。
如果是依R51.3进行的修改,未安通知书要求,又导致保护范围扩大的,即便是符合A33的规定,也一定不会被接受。(参见指南第二部分第八章5.2)
东莞彪哥  认证会员 | 2008-3-2 17:13:24

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

twiti wrote:
感觉第2种情况有点牵强
现在实审对33条把握偏严,如果方案没有记载,且删除的又是非必要技术特征,同时删除了还可以实施,只要技术方案没有明确记载,被认定超范围的可能性还是很大的

是我个人的认识,没试过。
指南原文是:原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容,和根据说明书和权利要求书文字记载的内容及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容。
第2种情况指的是后者,可能不同的人从不同的角度出发,对“直接”和“毫无疑问”的标准可能会有不同吧。
dormancy  专利代理人 | 2008-3-2 18:15:13

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

wenlau wrote:
是非可以扩大权力要求的保护范围,与修改的时机关系并不是很大。只是不符合修改时机时,法律规定审查员可以依据R51.1不接受。但是,这条不是驳回条款,审查员发不接受,如果申请人坚持修改,审查员是没办法的。但是,至于你说的这种修改是否符合A33的规定。现在确实很难说。审查指南中只是规定了不可以删除必要技术特征,而对于非必要技术特征是非可以删除则没有明确的规定。不过,在目前,多数审查员认为删除非必要技术特征也是不可以的;当然,也有些审查员认为非常明显的非必要技术特征是可以删除的。对于你的这种情况,你可以先删除,如果审查员认为不符合A33的规定,你可以再加上,或者去复审。现在复审和实审关于A33的理解不太完全一致。关于A33,也是实审员在实审中很头痛的问题。

关于R51.1,审查员会不会因为由于你提交的修改文件不符合R51.1,提出不接受你的修改文件,继续以原来的权利要求书进行审理呢?这样就有驳回理由了。
youngman1997  新手上路 | 2008-3-3 07:30:45

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

1、主动修改是可以扩大独立权利要求的范围的。
2、条件是该修改不能超出原始申请文件记载的范围,换言之,应当得到原始申请文件的支持。
3、在实质审查阶段专利局不接受导致权利要求保护范围扩大的修改,并不是专利法的规定。主要原因是专利局不希望由此导致新的检索任务。
生菜  新手上路 | 2008-3-4 05:27:10

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

看了半天我都糊涂了。
    指南上的文字只是原则,具体怎么把握还是看审查员,由于存在个体差异,可能松点就过去了,严点就过不去,不过现在对超范围的要求非常严格。
    指南5.2.3.3节“ 从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征”。可是什么是“明确认定为发明的必要技术特征”呢?松的,这个特征的删除没有导致原来与它有联系的特征的变化,也没有导致其它特征之间的关系变化,这个特征对所声称的要解决的技术问题完全没有贡献,类似于本领域技术人员判断它是可有可无的,过了;严的,如果原来申请中每次提到这个方案都提到了这个特征,并且没有明确指出这个特征可有可无,这个特征能和发明点相关的特征扯上点关系,很有可能就会认为是超范围的,至少也是先指超范围。
    另外,修改是否超范围跟修改后的范围大小没有必然联系;得到支持不一定是不超范围的,支持是可以得到或概括得出,超范围是直接地毫无疑义地确定,如果修改的时候陈述意见是“能从原申请概括得出”,很有可能会被质疑超范围。
whiteice  中级会员 | 2008-3-4 17:29:31

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

wenlau wrote:
是非可以扩大权力要求的保护范围,与修改的时机关系并不是很大。只是不符合修改时机时,法律规定审查员可以依据R51.1不接受。但是,这条不是驳回条款,审查员发不接受,如果申请人坚持修改,审查员是没办法的。但是,至于你说的这种修改是否符合A33的规定。现在确实很难说。审查指南中只是规定了不可以删除必要技术特征,而对于非必要技术特征是非可以删除则没有明确的规定。不过,在目前,多数审查员认为删除非必要技术特征也是不可以的;当然,也有些审查员认为非常明显的非必要技术特征是可以删除的。对于你的这种情况,你可以先删除,如果审查员认为不符合A33的规定,你可以再加上,或者去复审。现在复审和实审关于A33的理解不太完全一致。关于A33,也是实审员在实审中很头痛的问题。
R51.1可以做视撤的,只不过有点麻烦,需要找初审流程的工作人员来做,并不是所谓的申请人坚持修改审查员一点办法没有,况且审查员再没有办法,拖个七八年,找点别的理由什么驳回,苦的还是申请人。
在进入实质审查阶段一般审查员不愿意接受扩大保护范围的原因是:权利要求范围变了,以前的检索没有意义了,需要进行重新检索。
所以申请人要想在符合A33的情况下扩大保护范围,最好还是在提交实质审查请求和收到进入实质审查阶段通知书的修改时机内进行。
whiteice  中级会员 | 2008-3-4 17:33:09

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

youngman1997 wrote:
1、主动修改是可以扩大独立权利要求的范围的。
2、条件是该修改不能超出原始申请文件记载的范围,换言之,应当得到原始申请文件的支持。
3、在实质审查阶段专利局不接受导致权利要求保护范围扩大的修改,并不是专利法的规定。主要原因是专利局不希望由此导致新的检索任务。
1.有修改时机要求的,不能审查员做完检索发出一通,你再来个扩大独立权利要求的范围。
2.超范围和支持是两回事,超范围远比支持严格。超范围要求是说明书和权利要求书中直接记载或者毫无疑义地确定的内容;支持则是说明书合理概况得出的内容。
3. 基本上是这样子的。
吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-3-4 17:59:11

Re:提实审时主动修改是否可扩大独立要求范围?

这个和检索有关系吗?主动修改是提出实质审查2个月内?这段时间就开始检索了?太快了吧呵呵.什么发明案子能作到这么快处理?
   保护范围只能缩小不能扩大```````主动修改也是不可以的.应该说任何修改都不允许扩大保护范围.
   根据细则21条你第一次提交文件的独立权利要求中全部技术特征已经被认定为必要技术特征了.审查员只可能认为你缺少必要技术特征不会认可你在独立权利要求里有附加技术特征的.
     如果主动修改开了这样的口子那实质审查修改也会面临同样的问题,这不简单是一个时间或程序上的限制,而是就发明本身技术特征性质的定义.如果主动修改认可你在独立权利要求中存在非必要技术特征这样一个结果,那必须也在实质审查过程中承认这样的结果.而这样的话明显行不通的.
    扩大范围的修改在任何时候都是完全禁止的.
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